商標権／ブランドについて

例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか？

ラーメンＦＣチェーンの来々軒は全国に加盟店をもつＦＣチェーンである。
加盟店であるＡは、来々軒のブランドを使用して６カ月間事業を行ってきたが、
　ロイヤルティの高さに不満をもち、ＦＣ契約を解除した。その後同じ場所で
　来々軒の看板を継続して使用して事業を継続した。ＦＣ本部とＡとの間の
　フランチャイズ契約書には契約終了後の看板撤去義務の規定があった。FC本部は
　同規定に基づき看板の撤去を求めると共に債務不履行の違約金としてAに５００万円
　の違約金を請求した。

言うまでもなく、FCチェーンのブランドはFCシステムの根幹をなすものです。FC本部が
そのロゴ／ブランド名等の商標の出願を怠っていると、当該商標と類似の営業表示を使って
同種の事業を行う第三者が表れた場合、商標法に頼ることはできずに「不正競争防止法」
を根拠として権利主張を行うこととなります。しかし不正競争防止法では、FC本部の
ロゴ／ブランド名等の表示が顧客の間で周知または著名であることを証明する必要があり
多大な時間、費用、労力がかかります。

また、第三者がFC本部のロゴ／ブランド名等に類似する商標を類似の商品／役務において
先行して登録している場合、FC本部のロゴ／ブランド名を使用していると差止請求を
されるリスクがあります。

商標出願登録は、商標を使用する「商品」または「役務」を指定して区分ごとに出願する
必要があります。出願の際に、どこまで商標登録しておくか？については現在の使用範囲
に加えて将来的に使用する可能性の範囲をあらかじめ考慮して決めます。当然ですが区分
が増加するごとに出願登録・更新にかかる費用も増加するため、費用との見合いで最終的
に決定することになります。

フランチャイズ事業に関連する役務としては第３５類において例えば「フランチャイズ事業
に関する経営の指導および助言に関する情報の提供」や「加盟店に対する経営の指導および
助言」、「飲食店およびホテルのフランチャイズ事業の運営および管理」と言ったものが
あり、FC本部としては第35類においてかかる役務について商標登録を得ておく必要がある
ほか、飲食店やホテルといった対象事業の役務区分（例：第43類「飲食物の提供、ホテル
における宿泊施設の提供」など）においても出願しておく必要）があります。

商標権侵害と見做されるケースには下記の３つの側面で考えます。

①登録商標と同一または類似である商標を、
②指定商品または指定役務と同一または類似において、
③使用すること
 

(a)商標の類似性の判断基準
商標の類否については同一または類似の商品に使用された商標が外観、観念、呼称等に
よって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、
かつその商品の「取引の実情」を明らかにし得る限り、その具体的な取引の状況に基づいて
判断されます。また、判例上「取引の実情」については取扱商品の取引方法その他一般的な取引実績のみならず、商標の周知性、他の商標の存在状況、商標の使用状況・態様等の当該商標に特有の取引の事情も考慮する傾向が強いです。

(b)指定商品・役務の判断基準
特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」がベースとなっており、類似商品について
は生産部門、販売部門、原材料等が一致するか？をベースに類似判断を行うものとされており
、また類似役務については、類似の手段、・目的・場所、提供に関連する物品、業種が一致するか等を基準として判断するとされています。
 

(c)使用の判断基準
商標法第2条第3項第１号から第８号に規定されている使用についての定義に該当する形態を
いいますが、実際にはその判断は難しく、実際の訴訟でも争われることも多いです。

民事訴訟上、以下の３つの対抗手段があります。

(a)差止請求・予防請求・侵害組成物廃棄等請求
　　⇒商標法第３６条・第３７条

(b)損害賠償請求
　　⇒民法第７０９条・商標法第３９条（特許法第１０３条を準用）

　　・商標法第３９条により、侵害行為につき過失が推定される。
　　・商標法第３８条（損害額の推定規定）の適用が問題となることが多い
　　・相手方は損害が不発生であることを抗弁として主張することが可能

(c)信用回復措置請求
　　⇒商標法第３９条（特許法第１０６条を準用）

　　・商標権者が業務上の信用を害された場合に認められる。
 

また、刑事訴訟上、商標法第78条および第78条の２に侵害罪が定められており、
刑事罰が科される可能性もあり、実際に商標権を侵害したとして逮捕されたケースも
あります。

見落としがちですが、裁判で損害賠償請求の権利を勝ち取っても、「ではいくら請求でき
るのか？」というその金額の妥当性を立証しなければなりません。

商標権の侵害事案では損害額の立証が困難なケースも多いため立証責任を軽減するために
商標法第38条第１項から第３項に以下のような損害の推定規定があります。

１．権利者の商品１個当たりの利益額×侵害品の販売個数（１項損害）

２．侵害者の利益の額（２項損害）

３．権利者による使用料相当額（３項損害）

フランチャイズの場合は、FC本部が加盟店に対して一律にライセンスしていることから
２項損害による損害額が認められる可能性があり、また３項損害による損害額が認められ
やすいと言えます。

ＦＣのロゴ等を保護する法律としては商標法以外に「不正競争防止法」があります。
同法の中に「商品等表示」に関する規定がありその範囲は、商標として登録可能な
ものよりも広く、登録不要、さらに商品間の類似性は不要と言ったメリットがあります。

一方で、当該商品等表示の「周知性」や「著名性」が要件とされているので実務では
商標法上の請求と不正競争防止法上の請求を合わせて行う事も多いです。具体的には
以下の①混同惹起行為と②著名表示冒用行為の２点がポイントになります。

①混同惹起行為
他の氏名、商号、商標等、他人の商品等表示として需要者間に広く知られているもの
（周知性要件）と同一または類似の表示を使用して、その商品または営業の出所について
混同を生じさせる行為を規制するものです。周知性要件についてどの程度かという問題が
あり、通常は「全国であること」を要するとされていあすが、一地方であっても保護すべき
一定の事実状態が形成されていればその限りにおいて保護されるべきと解されています。

②著名表示冒用行為
「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用し、
またはその商品等表示を使用した商品を譲渡する行為等のことをいう（不正競争防止法２条１項２号）

どの程度知られていれば「著名」と言えるかはケースｂｙケースですが、通常の経済活動に
おいて相当の注意を払う事によりその表示の使用を避けることができる程度にはその表示が
知られていることが必要であり、具体的には「全国的に知られている」程度のものが想定
されています。

(1)第三者とのトラブル

まず第一に、自社で使用しているブランドが他社の商標権等を侵害しないか、早期に確認し、
必要な範囲で商標登録を行うべきです。また、自社の商標権を侵害する第三者の有無については定期的にWebサイト等においてチェックし、第三者が自社の商標を侵害している可能性がある場合には、弁護士・弁理士等の専門家に相談した上で、対応すべきです。

また、加盟店による商標の使用についての管理が大変重要です。具体的には、加盟店が
許諾された商標権の範囲を超えて使用していないかについても定期的にチェックする
必要があります。特に加盟店の使用態様によって第三者との混同が生ずることとなって
しまった場合には不正使用取消審判（商標法53条）によって商標権自体が取り消されて
しまうことにもなりかねないので要注意です。また第三者は本部ではなく加盟店を訴える
ことが可能ですが、加盟店が不適切に訴訟対応を行って敗訴した場合、本部のFC自体に
重大な悪影響を与えるリスクがあります。よってフランチャイズ契約書で第三者から
加盟店が商標権侵害等で訴えられた場合には、自分で勝手に対応せず、FC本部への通知や
FC本部の指示に従って訴訟対応する義務などを規定することが考えられます。

(2)加盟店とのトラブル

フランチャイズ契約書に明確な規定が設けられていなかったために、不正競争防止法違反になったケースもあります。よって実務では、商標的な使用が否かを問わず、契約終了時の商標の処理等に係る規定をしておくべきです。

(1)第三者とのトラブル

まず「第三者がFC本部の商標権を侵害している可能性があることが判明した場合」に
最初にやることは、「内容証明郵便」で警告書を郵送することです。但し、
内容証明だと相手に与えるショックが大きいので、その前に「メール」で
警告して相手の反応を観察することお勧めしています。

警告書の中で商標の使用禁止を求め、損害賠償請求までするか否かについては
違法性が認められる可能性の大小や販売規模等に応じて個別に検討します。また、
警告書を郵送する際には、将来的に訴訟になる可能性を踏まえ、関連するネット上の
広告や需要者の反応をプリントアウトして保存しておくことが重要です。

警告書の送付後、相手と交渉したものの期待した結果が得られない場合には
訴訟を検討することになりますが、その際には仮処分を申し立てるのか？それとも
本訴のみとするのか？、それとも両方を同時に提起するのか？を経営判断します。

一方逆に、「ＦＣ本部が第三者から商標権侵害の主張を受けた場合」には、相手方の
主張の合理性をまずは分析する必要があります。もしＦＣ本部の商標侵害が認められて
しまえば、当該第三者との金銭的な賠償に留まらず、ＦＣシステム全体に大きな影響を
与えてしまいます。よって商標の有効性、類似性、商標的使用の有無、先使用権の抗弁の
可否、相手方の主張が濫用的なものであるか否か？といったあらゆる対抗手段を検討し、
その上で、実際の交渉、訴訟では和解的解決を模索することが多いです。具体的には将来的
な販売停止を約束する代わりに在庫分の販売だけは継続させてもらうよう和解案を交渉し
たりします。

さらに、「加盟店が第三者から商標権侵害の主張を受けた場合」には、FC本部も他人事で
は済まされません。加盟店が敗訴した場合にFCチェーン全体に与える影響を考慮し、FC本部
と加盟店とでよく協議して当方の主張の方針を決めることが重要です。場合によっては
FC本部が訴訟に補助参加することも考えられます。

(2)加盟店とのトラブル
よくあるのは、FC契約終了後も元加盟店が、同一または類似の商標を用いて同一または
類似の商品または役務の提供を行ってしまうケースです。ＦＣ本部としては加盟店による
ＦＣ契約終了後の商標の使用状況、営業状況について写真等できちんと記録を残しておく
ことが重要になります。

なお、①商標を登録していない②商標登録しているが元加盟店が同一・類似の商標を
使用していない③同一・類似の役務を行っていない等で「商標権に基づく請求が難しい」
場合は「不正競争防止法による請求」も検討します。
 

不正競争防止法における商標等表示は、混同惹起行為（２条１項１号）の場合、需要者の
混同の恐れがあれば類似しない分野であっても不正競争に該当します。また、そのマーク
が著名になっている場合は混同の有無も不要です（２条１項２号の著名表示冒用行為）。
例えば判例では、原告が眼鏡を指定商品として登録商標を有していたところ、被告がこれと
類似する商標を被告が有しているビル名を表すものとして使用していたという点について
指定商品との類似性がないから「商標権侵害ではない」が出所を混同させるものとして
不正競争防止法２条１項１号に該当すると認められています。

不正競争防止法の混同惹起行為における周知性、著名表示冒用行為における著名性は
認められるハードルが相当に高いです。よってこれらを立証するために普段から、
大量の広告、雑誌記事、多額の広告宣伝費を費やしたことの証拠を集めておくことが
重要なポイントになります。

説明は以上になります。

加盟店による商標権・ブランド違反はできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「２６のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。
 

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